【知財情報】米国特許判例紹介(CAFC) #2

知財情報

Uber Technologies, Inc. v. X One, Inc., No. 2019-1164 (Fed. Cir. (PTAB) May 5, 2020).

事件の概要

判決文の原文はこちらから。

X One Inc.(以下、単にX One)は、アメリカを拠点とするPAEらしき会社(他者から購入した特許ではなく、創業者が自ら発明した模様)。

2016年10月、X Oneは、モバイルデバイス間の位置情報をやり取りする技術に関する米国特許USP 8,798,593(以下、本件特許)及びUSP 8,798,647特許権侵害訴訟をカリフォルニア州北部地区連邦地裁にて提起した。

Uberは、上記2件の特許に対してIPRを申請したものの、PTAB(The Patent Trial and Appeal Board)が両特許を有効と判断したため、CAFCにそれぞれ控訴していた。

本件はそのうちの1件で、もう1件も既にCAFCで2020年3月に破棄・差し戻しとなっている。

本件特許の対象クレームは、1(独立), 2, 5, 6, 9及び19(独立)。

特許の概要

ユーザは、モバイルデバイス上で自分のアカウントの”Buddy List”というリストに他ユーザ(Buddies)を登録することができ、ユーザは、Buddiesに対して、自らの位置を共有できるとともに、Buddiesの位置も確認することができる、という技術に関する特許。

代表クレームであるクレーム1は下記の通りで、本文中の強調した構成が争点。

ざっくり言うと、ユーザに対して、Buddiesの直前に記録された位置がプロットされたマップが送られてくる、という内容。

1. An apparatus, comprising:
a server;
a database representing an account for a first individual, the account having an associated buddy list that identifies multiple users; and
software responsive to a request from the first individual to obtain a map, to obtain a last known position for multiple users identified by the buddy list, and to plot the last known location of at least two of the multiple users on the map, and to transmit the map with plotted locations to the first individual;
where the software is to request and store position information associated with cell phones of plural ones of the multiple users and where the software is to permit the first individual to change geography represented by the map and to transmit to the first individual a map representing the changed geography with plotted position of at least one of the multiple users, each in a manner not requiring concurrent voice communications; and
wherein the software to obtain the map is to obtain the map in a manner having a default geographic resolution.

(本文中の強調は筆者によるもの)

PTABの判断

Uberは、特開2002-10321 (“Okubo”) と特開2002-352388 (“Konishi”)との組み合わせにより自明のため無効と主張した。

しかし、PTABは、Claim 1の“software. . . to transmit the map with plotted locations to the first individual”は、OkuboとKonishiの組み合わせにより自明ではない、つまり本件特許は有効と判断した。

本件特許、Okubo、Konishiの特徴は下記の通り。

  • 本件特許:サーバ側でマップにプロットした後、プロット済みマップをユーザに送信
  • 主引例Okubo:ユーザにマップを送信した後、ターミナル(ユーザ端末)側でマップにプロット
  • 副引例Konishi:サーバ側でマップにプロット

PTABは、以下のように判断した。

Okuboに開示されたシステムとKonishiに開示されたサーバ側でのプロット技術との組み合わせは、”“represents impermissible hindsight,” or would be a “wholesale modification to Okubo.””であるため、クレーム1の特徴部分は自明ではない(特許性有り)。

これに対して、UberはCAFCに控訴。

CAFCの判断

結論としては、CAFCは、PTABの判断を破棄し、差し戻した。

サーバ側でのプロットとクライアント側のプロットは、“undisputedly known in the prior art”、”the only two identified, predictable solutions for transmitting a map and plotting locations.”であり、

“terminal-side plotting (as described in Okubo) and serverside plotting (as described in Konishi and claimed in the ’593 patent) would have been two of a finite number of known, predictable solutions at the time of the invention of the ’593 patent, a person of ordinary skill would have faced a simple design choice between the two, and therefore would have been motivated to combine the teachings of Okubo and Konishi to achieve the limitation.”であるため自明だ、とCAFCは述べている。

また、過去の同様の事案でもCAFCは同様の判断を下している(CRFD RESEARCH, INC. V. MATAL)。

つまり、CRFD事件において、”while the claim required one solution (transmitting after discontinuation), a prior art reference taught only the other solution (transmitting before discontinuation).”であったところ、

PTABは、”the petitioner had “failed to provide a sufficient reason for why” a person of ordinary skill would be motivated to modify the prior art to implement the second solution.”と結論づけた。

しかしながら、CRFD事件においても、CAFCは、”a person of ordinary skill would have two predictable choices for when the [prior art] would transmit browser information, providing a person of ordinary skill with a simple design choice” between the two options.“として、差し戻している。

【考察】予測可能な選択肢の数が限られる場合、それらの選択肢を置き換えることは、置き換えるための動機付けが十分に示されていなくても、”simple design choice”のため自明と判断されやすい。

(注)本記事は、筆者が判決文や関連資料を読んだ上での理解・解釈を示すものです。より正確・詳細な情報は、判決文の原文をご確認下さい。